學以致用 | 以非公開技術方案的改進技術方案為保護對象的專利權權屬糾紛中的證明責任

一、案例編號

（2020）最高法知民終1652號

標準條款

《企業知識產權管理規范（GB/T 29490—2013）》

8.2　研究開發

f) 保留研究開發活動中形成的記錄，并實施有效的管理。

本期導讀

以非公開技術方案的改進技術方案為保護對象的專利權權屬糾紛中的證明責任會如何分配？對于非公開技術方案，技術來源方和技術改進方獲得權利的基礎是怎樣的？在何種情況下技術改進方才能獲得專利權？技術來源方又該如何保護自身的專利申請權和所有權不被未做出實際貢獻的被授權方據為己有？今天的案例或許能帶給您有益的啟發。

二、判決書原文要點

背景信息

甲公司與乙公司合作進行生產。

甲公司向乙公司交付了開展生產所需的技術圖紙。雙方約定，不把另一方披露的任何秘密信息用于項目和裝置之外的任何目的；乙公司有權利用甲公司許可實施的專利技術和技術秘密針對該項目進行后續改進，由此產生的具有實質性或創造性技術進步特征的新技術成果，歸乙公司所有。后乙公司提出了一項專利申請，該專利申請的技術方案與甲公司交付的技術圖紙相比，增加了部分技術特征。

甲公司認為乙公司增加的技術特征不具有創造性，故該專利的申請權應歸屬于甲公司所有，遂起訴至法院。一審法院支持了甲公司的訴訟請求。

三、判決書（節選）要點：

本院認為：本案為專利權權屬糾紛。根據當事人的訴辯主張，本案二審爭議的焦點為涉案專利權應歸誰所有。

根據《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條的規定，對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人被認為是發明人。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款的規定，當事人對自己提出的主張，有責任提供證據。本案中，甲公司主張乙公司公司將甲公司非公開的技術方案申請涉案專利，對于該種類型的專利權權屬糾紛，一般首先應由原告舉證證明涉案專利技術方案來源于其在先完成的技術方案，并且被告在涉案專利申請日前能夠獲知該技術方案；如果被告主張涉案專利技術方案系對現有技術而非對原告技術方案的改進，應當舉證證明；在已確認涉案專利技術方案來源于原告的情況下，被告應說明涉案專利技術方案與原告技術方案的區別，并在此基礎上就其對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻進行證明或合理的說明；若雙方主張對方各自完成的部分屬于公知常識、現有技術或現有技術已給出明確的技術啟示，應對此進行舉證。人民法院根據雙方當事人針對上述內容提交的證據確定專利權歸屬。

本案中，甲公司向法院提交了其曾向乙公司提供的圖紙，用以證明涉案專利技術方案來源于其在先完成的技術方案，并且乙公司在涉案專利申請日前能夠獲知該技術方案。乙公司認可其接觸過該圖紙，但主張其是在201320547948.X號“合成氣洗滌裝置”實用新型專利文件的基礎上得到涉案專利技術方案。由本院查明的甲公司的技術方案和乙公司主張為技術來源的現有技術方案的內容可知，甲公司的圖紙完整示明了從氣化爐出來的合成氣經過氣化爐合成氣出口管口，進入噴淋裝置，再進入文丘里洗滌器，再進入合成氣洗滌塔；合成氣洗滌塔底部通過激冷水泵與氣化爐的激冷環及文丘里洗滌器相連；從氣化爐激冷室和合成氣洗滌塔底部還與高壓閃蒸罐進行閃蒸相連，高壓閃蒸罐頂部依次連接高壓閃蒸汽提塔、高壓閃蒸冷凝器、高壓閃蒸分離罐、除氧器；高壓閃蒸汽提塔底部經洗滌塔給料泵連接合成氣洗滌塔。上述技術特征均體現在涉案專利技術方案中，而201320547948.X號“合成氣洗滌裝置”實用新型專利文件沒有體現涉案專利技術方案中的高壓閃蒸汽提塔等相關技術特征?？紤]到乙公司與甲公司自2009年即開始就氣化爐進行相關技術合作，由甲公司向乙公司提供技術的事實，本院認定乙公司關于涉案專利技術方案系在現有技術的基礎上作出改進的抗辯主張不能成立。

經比對，涉案專利權利要求1的技術方案系在甲公司技術方案的基礎上增加設置了旋風分離器和二級文丘里洗滌器。對于該區別，本院認為，與專利授權確權程序中對發明創造是否具有實質性特點的判斷不同，在以非公開的技術方案作為主張權利基礎的專利權屬糾紛中，關于“對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻”的判斷，建立在作為專利來源的非公開的技術方案基礎之上。在這種情況下，對他人非公開技術方案作出改動并申請專利的一方要單獨或共同擁有專利權，至少應當通過體現研發過程、技術效果等內容的證據或理由，證明或合理說明其在他人非公開技術方案基礎上，進一步作出了實質性的技術貢獻。對于涉案專利技術方案中文丘里洗滌器組合旋風分離器的設置，由于涉案專利并未對文丘里洗滌器和旋風分離器的結構作出具體限定，故甲公司提交的證據足以證明文丘里洗滌器組合旋風分離器作為化工除塵設備是公知常識。雖然涉案專利說明書記載了其通過設置兩級文丘里洗滌器和旋風分離器可以獲得有益的技術效果，但在無其他改進的前提下，采用上述公知的設備設置較多的洗塵步驟相對較少的洗塵步驟必然加強洗塵效果，相應地也會帶來成本提高的問題。乙公司僅提交了已被證明是公知的旋風分離器的設計圖紙和采購合同、產品質量說明書等證據，不足以證明其對涉案專利技術方案的研發和對技術效果的驗證，難以說明其通過該點改動對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻，故乙公司不應因此改動而對涉案專利技術方案擁有專利權。原審判決認定涉案專利權應歸甲公司所有，具有事實和法律依據，本院對此予以維持。